Ad oggi l’uso dei marchi patronimici è molto discusso e le decisioni giurisprudenziali in merito sembrano definire sempre meglio i limiti e le potenzialità di tale tipologia di marchio, ma le origini dell’uso patronimico come marchio e come elemento identificativo di un’attività commerciale sono da ritenersi molto antiche e probabilmente costituiscono la prima forma segno distintivo.
Proprio per la natura storica dell’uso di questa tipologia di segni distintivi e poiché i cognomi possono essere uguali anche senza che esista un rapporto di parentela tra i soggetti può accadere che soggetti che abbiano il medesimo cognome intendano diventare o siano imprenditori che usano il proprio cognome per identificare la propria attività commerciale.
Ma in tal caso ove i settori di attività fossero i medesimi cosa succede? È possibile per due imprenditori utilizzare il proprio cognome se identico?
Poiché lo scopo principale del legislatore è quello di non generare inganno nel pubblico nell’ambito delle attività economiche in linea di principio non è mai ammessa l’esistenza di due marchi identici o simili quando da tale identità o somiglianza possa derivare confusione agli occhi del consumatore.
Pertanto, il diritto all’uso del patronimico per identificare la propria attività d’impresa, quando esso è identico o simile a quello già impiegato da altri come marchio registrato non è assoluto, ma deve essere conforme ai principi di correttezza professionale quindi se il patronimico è impiegato nel medesimo settore del patronimico anteriormente registrato può essere utilizzato solo per fini descrittivi e in particolare può essere usato all’interno del nome ditta ove obbligatorio per legge.
Se invece i due imprenditori operano in settori differenti l’uso del patronimico come marchio da parte del secondo imprenditore è ammesso sempre che tale uso non generi rischio di confusione o associazione nel consumatore. Se però il patronimico precedentemente registrato gode di notorietà, allora il medesimo segno non può essere utilizzato nemmeno in settori differenti.
Il titolare di un marchio patronimico registrato è sempre protetto rispetto ad un successivo imprenditore che intenda utilizzare il proprio cognome come marchio nel medesimo settore merceologico o in settori affini. Per quanto sopra la registrazione del proprio Patronimico come marchio è importante proprio perché il mero diritto al nome non è elemento di sufficiente tutela.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’aggiunta di elementi differenzianti non valga a rendere valido un marchio patronimico successivo identico o simile ad un altro registrato in settori merceologici identici o affini, salvo alcuni casi eccezionali e cioè in cui è provato che il patronimico sia impiegato esclusivamente in via secondaria e non costituisca il cuore del marchio.
ECCEZIONI SPECIFICHE
MARCHI CON ELEMENTI GRAFICI ASSOCIATI (Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22033/2016)
Una delle eccezioni al principio generale sopra espresso è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi misti con il medesimo elemento denominativo e differenti elementi grafici ad esso associati e li riteneva non confondibili.
In particolare nel caso in esame troviamo da un lato un imprenditore attivo nella produzione di calze aveva registrato nel 1992 il marchio grafico e denominativo, contenente il cognome del fondatore Coccoli nella classe merceologica dell’abbigliamento e dall’altra parte un imprenditore che operava nel settore dell’abbigliamento per bambini e aveva registrato in data successiva un marchio misto contenente lo stesso termine Coccoli, nella medesima classe merceologica.
Nel caso in esame il giudice ha stabilito che non vi era confondibilità tra i marchi in quanto:
- il termine Coccoli presente nel marchio anteriore non costituiva il cuore del marchio della società che originariamente lo aveva registrato, in quanto quel marchio non era connotato dalla parola Coccoli, ma dalla sinergica combinazione di più elementi tanto da costituire marchio d’insieme.
- Il termine Coccoli oltre al patronimico corrisponde anche un termine fortemente evocativo del termine Coccole (molto significativo nel mondo dei neonati)
MARCHI NEL SETTORE VITIVINICOLO (Corte di Cassazione con la sentenza n. 2191/2016)
Un’alta eccezione al principio generale è emersa con recente giurisprudenza che metteva a confronto due marchi attivi nel mondo VITIVINICOLO ove era presente il medesimo patronimico e li riteneva non confondibili.
Nel caso in esame la titolare dell’azienda vinicola Castella citava in giudizio l’azienda vinicola di Renzo Castella chiedendo ai giudici che fosse dichiarata la nullità del marchio per difetto di novità.
La Cassazione ha ritenuto che il patronimico nel marchio RENZO CARTELLA avesse carattere secondario grazie alla presenza di altri elementi grafici e testuali, del tutto assenti nel primo marchio e che consentiva di differenziare i due marchi e di renderli non confondibili.
Questa decisione si basa non solo sulla differenza tra i marchi in senso assoluto ma prende in considerazione il particolare settore merceologico e considerando che il settore vinicolo è solito utilizzare i cognomi per identificare le imprese, pertanto, l’aggiunta del prenome e di elementi grafici è valsa nel caso di specie a differenziare nel mercato un’impresa dall’altra.
Alla luce di quanto sopra in caso di uso di patronimici è importante:
- Verificare che tale patronimico non sia già in uso da altri
- Se non usato da altri procedere alla registrazione
- Se già usato o registrare da altri verificare caso per caso se vi siano gli estremi per coesistere sul mercato prima di utilizzare tale patronimico come marchio